Cómo registrar una marca en la Oficina de Patentes de Japón (JPO): Una guía completa

Tabla de contenido

Introducción
Protegiendo tu marca: La importancia del registro de marcas en Japón
¿Quién es responsable del registro de marcas en Japón?
¿Qué tipos de marcas se pueden registrar en Japón?
Tipos de marcas
¿Quién es elegible para registrar una marca en Japón?
Aspectos clave del sistema de registro de marcas en Japón
Acuerdos internacionales con Japón
Lo que necesitas saber sobre el sistema de Clasificación de Niza en Japón
Actualizaciones recientes en el registro de marcas en Japón
Duración y renovación de marcas en Japón
Solicitar una marca en Japón: Guía paso a paso
Monitoreando tu solicitud
Contratar a un representante local o abogado
5 puntos clave para el registro de marcas en Japón

Introducción

En nuestra vida diaria, las marcas nos rodean, guiando nuestras elecciones e infundiendo confianza en los productos que elegimos. Ya sea el logo en tu snack favorito o el símbolo en tu dispositivo tecnológico preferido, estas marcas son más que simples etiquetas: representan confianza y garantía de calidad.

Las marcas conocidas facilitan nuestra experiencia de compra, ayudándonos a tomar decisiones informadas sin esfuerzo, y asegurando consistencia y fiabilidad en los productos. Sin embargo, el uso indebido de las marcas puede dañar la reputación de una marca y crear obstáculos para los nuevos participantes en el mercado. A pesar de estos desafíos, el registro de marcas ofrece a las empresas en Japón una herramienta poderosa para proteger la integridad de su marca, asegurar derechos exclusivos y destacarse en un panorama competitivo.

Descubre todos los detalles del registro de marcas en Japón en nuestro próximo artículo del blog, donde desmitificamos el proceso y te equipamos con el conocimiento necesario para proteger tu marca de manera efectiva.

Protegiendo tu marca: La importancia del registro de marcas en Japón

Ya sea que estés estableciendo un nuevo negocio, rebranding, expandiéndote local o internacionalmente, o desarrollando nuevas líneas de productos, asegurar tu marca es un paso clave para proteger tu marca. Registrar tu marca te otorga derechos exclusivos para usarla en el comercio, lo que facilita rechazar a los imitadores y mantener la integridad de tu marca. Con una marca registrada, la aplicación de la ley es mucho más sencilla en comparación con las marcas no registradas.

Sin esta protección, corres el riesgo de que otros infrinjan tu marca, lo que puede llevar a pérdidas de ventas, reputación dañada y, en algunos casos, la imposibilidad de seguir utilizando tu marca en Japón. Para evitar estos inconvenientes, registrar tu marca es una estrategia inteligente.

Registrar tu marca en Japón también ofrece varias otras ventajas:

• Valor de marca mejorado: Una marca registrada aumenta el valor general de tu marca, lo cual puede ser crucial si planeas vender o franquiciar tu negocio.

• Disuasión legal: El mero hecho de que tu marca esté registrada puede disuadir a otros de intentar infringirla, sabiendo que tienes las bases legales para tomar medidas.

• Oportunidades de licenciamiento: Una marca registrada te permite licenciar tu marca, creando flujos adicionales de ingresos a través de asociaciones o franquicias.

• Protección aduanera: Con una marca registrada, puedes contar con la ayuda de las aduanas japonesas para evitar que productos falsificados entren al mercado, protegiendo tanto a tu marca como a tus clientes.

• Expansión internacional: Si planeas expandirte internacionalmente, tener una marca registrada en Japón puede simplificar el proceso de obtener protección de marca en otros países.

¿Quién es responsable del registro de marcas en Japón?

El registro de marcas en Japón está supervisado por la Oficina de Patentes de Japón (JPO, por sus siglas en inglés) y está regulado por la Ley de Marcas. Para asegurar una marca, se debe presentar una solicitud ante la JPO, que luego revisará y examinará la solicitud antes de tomar una decisión de registro. El proceso de presentación es flexible, permitiendo la presentación en línea, por correo o en persona en la oficina de la JPO.

¿Qué tipos de marcas se pueden registrar en Japón?

Una marca es un signo distintivo utilizado por las empresas para diferenciar sus bienes y servicios de los de otros. Las marcas pueden abarcar una variedad de formas, incluyendo:

• Caracteres: Estas son marcas de letras como "SONY" o "UNIQLO".

• Figuras: Marcas simbólicas o ilustrativas como la mascota "Hello Kitty" o el logo de "Asahi".

• Combinación de caracteres y símbolos: Elementos textuales y símbolos gráficos. Un ejemplo clásico es el logo de Lacoste, que combina una imagen estilizada de un cocodrilo con la palabra "LACOSTE" debajo.

• Símbolos y formas: Esto incluye formas bidimensionales y tridimensionales, como el logo de "Toyota" o la forma de los icónicos ladrillos LEGO®, que son marcas registradas del Grupo LEGO.

• Combinaciones: Las marcas también pueden ser una combinación de los elementos mencionados.

En abril de 2015, Japón amplió los tipos de marcas que se pueden registrar para incluir:

Tipos de marcas

• Movimiento: Consiste en una imagen en movimiento o animación que representa una marca, como la icónica pantalla de bienvenida de "Nintendo" en las consolas de juegos.

• Holograma: Involucra el uso de imágenes holográficas que cambian de apariencia según el ángulo desde el cual se visualizan, aumentando su atractivo y singularidad. Un ejemplo es el efecto holográfico en las cartas de Pokémon.

• Color per se: Estas marcas se basan únicamente en un color específico o una combinación de colores, sin elementos de diseño adicionales, utilizados para identificar una marca. Un ejemplo notable es el distintivo azul de Tiffany & Co., que es instantáneamente reconocible.

• Sonido: Marcas auditivas donde un sonido o jingle específico se utiliza para identificar una marca. Por ejemplo, el jingle de los productos "Panasonic" o el famoso sonido de inicio de "PlayStation".

• Posición: Estas marcas se basan en la colocación específica de un signo en un producto. Un ejemplo conocido es la pestaña roja en el bolsillo trasero de los jeans Levi's, que los distingue como un producto de Levi's.

¿Quién es elegible para registrar una marca en Japón?

Para solicitantes locales

Las personas que viven en Japón o tienen una oficina pueden solicitar directamente el registro de su marca en la Oficina de Patentes de Japón (JPO). Es aconsejable trabajar con un abogado de marcas que entienda bien el japonés y esté familiarizado con los procesos para garantizar una solicitud y un proceso de aprobación adecuados.

Para solicitantes extranjeros​ 

Para los solicitantes sin una dirección en Japón, es necesario nombrar un representante legal, generalmente un abogado de marcas que resida en Japón, quien gestionará todos los procedimientos en nombre del solicitante extranjero.

El registro de marcas en Japón pretende ser justo e inclusivo para todos los solicitantes internacionales. La Ley de Marcas de Japón asegura un trato equitativo para todos, independientemente de la nacionalidad o el estatus de residencia. Esto garantiza que tanto ciudadanos japoneses, como empresas y personas extranjeras, sigan las reglas y se sometan al riguroso proceso de examen al registrar marcas. Este enfoque se alinea con el objetivo de Japón de atraer inversiones proporcionando un sistema legal sólido. Ya seas un propietario de negocios, un miembro de tu comunidad o parte de una empresa, puedes confiar en que la Oficina de Patentes de Japón manejará tus solicitudes de marcas con cuidado y equidad, asegurando que tu marca y tus iniciativas comerciales en Japón estén protegidas de manera efectiva.
 

Aspectos clave del sistema de registro de marcas en Japón

1) Regla de "Primero en Presentar"

Una de las principales diferencias entre los sistemas de registro de marcas en Japón y otros sistemas, como el utilizado en EE.UU., es cómo el estado de uso de una marca afecta su registro. En EE.UU., por ejemplo, el sistema de marcas se basa en el uso, lo que significa que los solicitantes deben estar usando activamente la marca en el comercio o tener la intención de usarla de buena fe antes de que pueda registrarse completamente. Los solicitantes deben proporcionar evidencia de este uso para asegurar el registro.

Japón permite que las marcas se registren basándose en la intención de usarlas en el futuro, sin que el solicitante tenga que demostrar su uso actual. Siempre y cuando la solicitud cumpla con todos los demás requisitos y no entre en conflicto con marcas existentes, puede proceder al registro. Esta política es particularmente beneficiosa para los propietarios de negocios extranjeros que consideran expandirse a Japón. Al asegurar el registro de la marca antes de comenzar las operaciones comerciales, pueden proteger su marca y evitar posibles disputas legales. Es una medida estratégica para garantizar que sus marcas estén protegidas desde el principio.

2) Solicitud de Clase Múltiple

El sistema de registro de marcas de Japón también permite solicitudes de clase múltiple, lo que permite que una sola solicitud cubra múltiples clases de bienes y/o servicios. Este es un enfoque simplificado que puede ahorrar tiempo y reducir la carga administrativa para las empresas que ofrecen una amplia gama de productos o servicios. En lugar de presentar solicitudes separadas para cada clase, las empresas pueden consolidar sus esfuerzos de protección de marcas en una sola solicitud integral, asegurando una protección más amplia y eficiente de su propiedad intelectual.

Acuerdos internacionales con Japón

1) Prioridad Convencional

Para las empresas que ya tienen solicitudes de marcas en otros países, Japón ofrece un período de prioridad de seis meses bajo el Convenio de París. Esto permite a los solicitantes reclamar la fecha de presentación original de su solicitud extranjera como la fecha de presentación en Japón, siempre que presenten su solicitud japonesa dentro de los seis meses de la original. Esta disposición es una ventaja significativa, ya que ayuda a establecer derechos tempranos y puede ser crucial en mercados competitivos donde el tiempo es esencial.

2) Protocolo de Madrid

Japón es miembro del Protocolo de Madrid, un tratado internacional que facilita el registro de marcas en múltiples países a través de una sola solicitud. Los nacionales japoneses o los extranjeros domiciliados o residentes en Japón pueden presentar solicitudes internacionales de registro de marcas basadas en su presentación o registro en la JPO. Esto simplifica el proceso para aquellos que buscan asegurar la protección de marcas en múltiples jurisdicciones, aprovechando las eficiencias del Protocolo de Madrid.

Cuando una solicitud de marca bajo el Protocolo de Madrid designa a Japón, ésta pasa por un examen sustancial por parte de la Oficina de Patentes de Japón (JPO). Si se emite una denegación provisional, el solicitante debe nombrar un agente local para responder a la denegación.

Lo que necesitas saber sobre el sistema de Clasificación de Niza en Japón

Al presentar una solicitud de marca en la Oficina de Patentes de Japón, es crucial especificar la clasificación de los bienes o servicios para los que estás solicitando la marca de acuerdo con el sistema de clasificación de Niza.

Comprensión de la Clasificación

Los bienes y servicios ofrecidos por las empresas se organizan en 45 clases distintas. Los bienes se dividen en las clases 1 a 34, mientras que los servicios se categorizan en las clases 35 a 45. Dado que el documento de solicitud de marca incluye una sección para declarar la clasificación como "Clase XX", es esencial determinar la clasificación relevante para tus bienes o servicios de antemano.

Evolución de la Clasificación Internacional

La clasificación no es exclusiva de Japón; forma parte de un sistema internacional. Japón utilizaba previamente su propio sistema de clasificación. Sin embargo, al unirse al "Acuerdo de Niza sobre la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas" en 1990, con el fin de armonizar el sistema de marcas a nivel internacional, adoptó el sistema de clasificación internacional descrito en el Acuerdo de Niza.

Actualizaciones recientes en el registro de marcas en Japón

• Nuevo Sistema de Cartas de Consentimiento: A partir de abril de 2024, si tu marca es demasiado similar a una existente, ahora puedes presentar una carta de consentimiento del titular original de la marca. Si no hay riesgo de confundir a los clientes, la denegación puede ser revocada.

• Registro de Nombres más Fácil: Utilizar el nombre de otra persona en tu marca ahora es más sencillo. Ahora, si el nombre no es famoso en tu campo o tienes una conexión significativa con él, no necesitas localizar a todas las personas con ese nombre para obtener su consentimiento. Esta es una gran noticia para diseñadores y emprendedores.

• Periodo de Gracia de Diseño Simplificado: A partir de enero de 2024, si ya has mostrado tu diseño, solo necesitas presentar evidencia de la primera divulgación pública. Este cambio hace que proteger tus diseños sea mucho menos estresante.

Estas actualizaciones tienen como objetivo hacer que el registro de marcas en Japón sea más sencillo y accesible para los usuarios.

Solicitar una marca en Japón: Guía paso a paso

PASO 1. Crear un signo distintivo

Para que una marca sea elegible para el registro, debe ser distintiva. El propósito de una marca es distinguir una fuente reconocible de bienes o servicios para el consumidor. Un nombre, logotipo u otro elemento de marca que sea demasiado descriptivo o común es menos probable que sea registrado por la Oficina de Patentes de Japón (JPO).

PASO 2. Realizar una búsqueda previa

Antes de aplicar, asegúrate de que tu marca no sea confusamente similar a marcas ya registradas. Muchas nuevas empresas enfrentan el rechazo de la JPO o la oposición de competidores debido a una investigación previa insuficiente. En la ley de marcas, las marcas registradas previamente tienen una posición más fuerte sobre marcas similares solicitadas posteriormente. Para evitar esto, se recomienda encarecidamente buscar en la base de datos de marcas de la JPO antes de presentar una solicitud.

También puedes utilizar la herramienta de búsqueda de marcas Nominus, que es fácil de usar y donde puedes seleccionar varias opciones de búsqueda, como por marca, propietario y clase.

PASO 3. Presentar una solicitud

Para obtener el derecho de marca, completa los formularios prescritos y envíalos a la JPO. La solicitud puede presentarse en inglés, pero se deben proporcionar traducciones al japonés dentro de los 16 meses desde la fecha de presentación. El proceso de solicitud incluye las siguientes etapas:

PASO 4. Examen

• A. Examen Regular

La JPO revisará tu solicitud para asegurar que cumpla con todos los requisitos formales y sustantivos. Si es necesario, solicitarán correcciones. La falta de respuesta adecuada a estas solicitudes puede resultar en una decisión de rechazo.
Plazo: hasta 12 meses

• B. Examen Acelerado

Para los solicitantes que necesitan un procesamiento más rápido, la JPO ofrece un sistema de examen acelerado sin costo adicional. Los solicitantes deben cumplir con ciertos criterios para calificar.
Plazo: hasta 10 meses

•  C. Examen de Vía Rápida

Las solicitudes que cumplen con condiciones específicas, como la selección de bienes o servicios designados de listas preaprobadas, son elegibles para el examen de vía rápida. Este proceso asegura el examen dentro de los 6 meses desde la fecha de presentación.

PASO 5. Publicación para Oposiciones

Una vez que el examinador acepte la solicitud, la JPO la publicará en el Boletín Oficial. Durante el período de publicación de 2 meses, cualquier tercero puede presentar una oposición contra la solicitud.
Plazo: 2 meses

PASO 6. Registro

Si no surgen objeciones o se superan, la JPO emitirá una decisión de registro. Tras el pago de las tasas de registro, se emitirá un certificado de registro de marca dentro de aproximadamente un mes. El registro de la marca entra en vigor formalmente al ser inscrito en el registro de la JPO.
Plazo: hasta 1 mes

Duración y renovación de marcas en Japón

En Japón, las marcas tienen una validez de 10 años desde la fecha de presentación de la solicitud. Para mantener la protección, los propietarios de marcas pueden renovar sus marcas cada 10 años. El proceso de renovación implica presentar una solicitud de renovación y pagar la tarifa asociada dentro de los seis meses antes de la fecha de vencimiento de la marca.

Monitoreo de tu solicitud

Después de presentar tu solicitud de marca en la Oficina de Patentes de Japón (JPO), es crucial supervisar su progreso para asegurar un proceso de registro sin problemas. Aquí tienes cómo puedes monitorear tu solicitud de manera efectiva:

1. Verificaciones regulares de estado: Revisa periódicamente el estado de tu solicitud en el sitio web de la JPO. Esto te ayudará a mantenerte informado sobre cualquier actualización, como resultados del examen o solicitudes de información adicional.

2. Responder a las acciones de la oficina: Si la JPO emite una acción de la oficina solicitando información adicional o correcciones, responde puntualmente. Las demoras en abordar estas solicitudes pueden resultar en el rechazo de tu solicitud.

3. Período de publicación y oposición: Una vez que tu solicitud pase el examen inicial, se publicará en el Boletín Oficial. Supervisa esta fase de cerca, ya que terceros tienen un período de dos meses para presentar oposiciones contra tu marca. Si se presenta una oposición, necesitarás preparar una respuesta para defender tu solicitud.

4. Actualizaciones regulares: Mantente en contacto con la JPO o tu representante legal para recibir actualizaciones oportunas sobre el estado de tu solicitud. Este enfoque proactivo asegura que estés al tanto de cualquier problema potencial y puedas abordarlos rápidamente.

Al monitorear diligentemente tu solicitud de marca, puedes asegurar un proceso de registro más fluido y abordar cualquier desafío rápidamente, aumentando la probabilidad de asegurar con éxito tus derechos de marca en Japón.

Contratar a un representante local o abogado

Navegar por el proceso de registro de marcas en Japón puede ser un desafío, especialmente para los solicitantes extranjeros. Contratar a un representante local o abogado simplifica significativamente este proceso. Ellos aportan habilidades lingüísticas esenciales, asegurando que todos los documentos estén correctamente traducidos y completados. Su conocimiento experto de la ley de marcas japonesa te ayuda a cumplir con todos los requisitos legales y a evitar errores comunes. Pueden manejar todos los procedimientos legales, como responder a las acciones de la oficina y lidiar con oposiciones, de manera eficiente.

Un experto local proporciona asesoramiento estratégico, realiza búsquedas previas exhaustivas y sugiere modificaciones para mejorar las posibilidades de aprobación de tu marca. También aseguran una comunicación fluida con la JPO y te mantienen actualizado sobre el progreso de tu solicitud. Aunque hay un costo involucrado, su experiencia puede ahorrarte tiempo y prevenir errores costosos, lo que lo convierte en una inversión valiosa para asegurar y registrar tu marca en Japón.

5 puntos clave para el registro de marcas en Japón

1. La distintividad es clave: Asegura que tu marca sea única y distinguible para cumplir con los requisitos de la JPO, lo que mejora tus posibilidades de registro exitoso.

2. Realiza una búsqueda exhaustiva: Antes de presentar la solicitud, realiza una búsqueda exhaustiva para identificar posibles conflictos con marcas existentes, ahorrando tiempo y recursos a largo plazo.

3. Comprende el proceso: Familiarízate con el proceso de registro paso a paso, incluyendo exámenes y el período de oposición, para navegar el sistema de manera efectiva.

4. Monitorea tu solicitud: Revisa regularmente el estado de tu solicitud, responde puntualmente a las solicitudes de la JPO y prepárate para abordar oposiciones para mantener el impulso.

5. Contrata a un experto local: Considera contratar a un representante local o abogado para guiarte a través de las complejidades de la ley de marcas japonesa, asegurando un manejo preciso y eficiente de tu solicitud.