Cómo registrar una marca comercial internacionalmente: Una guía paso a paso

Tabla de Contenido

1. Identificar los países donde necesitas protección de marca
2. Priorizar tus solicitudes
3. Realizar una búsqueda de marca
4. Presentar tu solicitud
5. Esperar el examen
6. Responder a objeciones u oposiciones
7. Recibir el certificado de registro
8. Mantener tu marca: Prestar atención a plazos y requisitos de renovación
Reflexiones finales
 

El registro de marca es un paso crucial para cualquier negocio que desee proteger su propiedad intelectual y su identidad de marca, especialmente para aquellos que planean expandirse a nivel internacional. Si bien solicitar la protección de una marca puede ser un proceso complejo y que consume tiempo, vale la pena el esfuerzo para asegurarse de que su marca esté protegida en los países donde es más importante para su negocio.

En este artículo, proporcionaremos una guía paso a paso para registrar una marca a nivel internacional, que incluye realizar una búsqueda de marcas registradas, identificar los países donde necesita protección de marca, priorizar sus presentaciones, presentar su solicitud de marca, responder a objeciones u oposiciones, recibir su certificado de registro y mantener su registro de marca. Siguiendo estos pasos, puede asegurarse de que su marca esté protegida y de que su negocio esté preparado para el éxito en el mercado global.

1. Identificar los países donde necesitas protección de marca

De acuerdo con las necesidades de tu negocio, debes determinar los países donde necesitas protección de marca. Es importante evaluar dónde se están vendiendo actualmente tus productos o servicios, así como los lugares a los que planeas expandirte en el futuro.

Además, debes considerar los países donde tus competidores están o planean hacer negocios, así como aquellos donde la falsificación y el robo de propiedad intelectual son frecuentes. Al tener en cuenta estos factores, puedes asegurarte de que tu marca esté protegida en los países donde es más importante para tu negocio.
 

2. Priorizar tus solicitudes

Si el costo de solicitar protección de marca en todos los países donde deseas protección es demasiado alto, deberás priorizar tus solicitudes. Debes considerar la importancia de tu negocio en cada país, así como los gastos asociados con la presentación en ese país. Además, debes tener en cuenta el sistema de presentación del país; algunos países tienen un sistema de "primero en presentar", lo que significa que la primera persona en presentar una marca obtiene su propiedad, mientras que otros tienen un sistema de "primero en usar", lo que significa que la persona que primero utiliza la marca en el comercio tiene derechos de propiedad.

También es necesario realizar presentaciones defensivas en países donde el registro de marcas ajenas es común, ya que esto puede evitar que otros registren y utilicen tu marca. Al priorizar tus presentaciones, puedes asegurarte de que estás protegiendo tu marca donde es más importante para tu negocio, al tiempo que gestionas los costos asociados.
 

3. Realizar una búsqueda de marca

Una vez que hayas decidido en qué países deseas presentar tu marca, es importante realizar una búsqueda de marca para asegurarte de que tu marca esté disponible en esos países y no infrinja los derechos de marca de otra persona.

Puedes realizar una búsqueda de marca por tu cuenta utilizando una herramienta gratuita o contratar a un abogado de marcas para que lo haga por ti. Si bien una herramienta gratuita puede brindar una idea general, se recomienda encarecidamente solicitar un estudio exhaustivo de marcas a un abogado de marcas para cada país donde desees presentar una marca. Este estudio incluye una revisión de bases de datos especializadas, un estudio de clases basado en tus productos o servicios, una búsqueda gráfica y fonética de marcas y un análisis de la probabilidad de registro.

Los abogados pueden examinar las marcas existentes para asegurarse de que la marca que deseas esté única y no esté siendo utilizada por otra parte. Esto es importante porque si intentas registrar una marca que ya está en uso, puede resultar en problemas legales, como demandas por infracción o rechazo de tu solicitud.
 
¿Qué sucede si la marca ya está en uso?​ 

1. Si la marca que deseas registrar en un país específico ya está siendo utilizada por otra persona, es posible que debas considerar elegir una marca diferente o modificar tu marca para hacerla más distintiva. En algunos casos, es posible negociar un acuerdo de coexistencia con el titular de la marca existente, lo que permitiría a ambas partes utilizar marcas iguales o similares en el mismo mercado sin infringir los derechos del otro. Sin embargo, esta opción puede ser complicada y puede requerir la ayuda de un abogado de marcas.

2. En algunos casos, es posible solicitar la cancelación o anulación de una marca registrada que está siendo utilizada por otra parte. Los procedimientos y requisitos específicos para la cancelación o anulación de una marca pueden variar según el país, pero en general, es posible presentar una petición u oposición ante la oficina de marcas o el tribunal correspondiente para impugnar la validez de la marca registrada.
   
   Por ejemplo, es posible impugnar el registro de una marca argumentando que se obtuvo fraudulentamente, que la marca se ha vuelto genérica o descriptiva, o que el propietario no ha utilizado la marca durante un cierto tiempo. Sin embargo, los procedimientos de cancelación o anulación pueden ser complejos y llevar mucho tiempo, y el resultado puede depender de los hechos y circunstancias específicos de tu caso. Se recomienda que consultes con un abogado de marcas familiarizado con las leyes y procedimientos en la jurisdicción relevante para determinar el mejor curso de acción.

4. Presenta tu solicitud

Una vez que hayas determinado los países donde necesitas protección de marca (1), priorizado tus presentaciones (2) y realizado una búsqueda de marcas (3), puedes presentar tu solicitud de marca ante la oficina nacional o regional de marcas correspondiente.

Puedes presentar directamente ante cada oficina nacional o regional, lo cual puede ser la mejor opción para países específicos, o puedes utilizar el sistema del Protocolo de Madrid para presentar una sola solicitud que cubra varios países. 

Presentación directa ante el registro de marcas nacional o regional:
 
Ventajas:

• Permite una mayor flexibilidad en el proceso de solicitud, ya que se pueden considerar las leyes y procedimientos nacionales.

• Generalmente, es menos costoso que el sistema del Protocolo de Madrid para presentar en uno o unos pocos países.

 Desventajas:

• Se requiere presentar en múltiples países, lo cual puede llevar tiempo y ser costoso.

• Puede requerir trabajar con múltiples agentes o abogados de marcas en diferentes países.

• La falta de uniformidad entre las leyes y procedimientos de marcas nacionales puede generar más complejidad y posibilidad de errores.

Presentación utilizando el Protocolo de Madrid:

• Permite presentar en múltiples países con una sola solicitud, ahorrando tiempo y reduciendo costos.

• Simplifica el proceso de solicitud al proporcionar un formulario de solicitud y un procedimiento estandarizados.

Desventajas:

• Los países pueden optar por rechazar la protección de una marca, incluso si es aprobada por la Oficina Internacional, lo que puede generar costos y complejidades adicionales.

• El costo inicial de la presentación puede ser mayor que al presentar directamente ante una oficina nacional de marcas.

• El sistema del Protocolo de Madrid puede no estar disponible en todos los países, y algunos países pueden tener requisitos específicos que deben cumplirse.

 
El Protocolo de Madrid puede ser una opción rentable para presentar en varios países, pero es importante tener en cuenta que no siempre es la mejor opción debido a la complejidad del sistema y los requisitos de cada país. Se recomienda trabajar con un abogado o agente de marcas experimentado que pueda ayudarte a navegar el sistema del Protocolo de Madrid y asegurarse de que tu solicitud cumpla con los requisitos de cada país donde buscas protección de marca.

5. Espera el proceso de examinación

Después de presentar tu solicitud de marca, esta será examinada por la oficina de marcas para determinar si cumple con los requisitos para su registro. El proceso de examen puede llevar varios meses o incluso más de un año.

6. Responde a objeciones u oposiciones

Si una solicitud de marca es rechazada, ya sea por una oficina de marcas nacional o regional o a través del Protocolo de Madrid, existen algunas opciones disponibles.

En primer lugar, es importante comprender el motivo del rechazo. La oficina examinadora proporcionará una explicación detallada de por qué se rechazó la solicitud, y esta información se puede utilizar para determinar el mejor curso de acción.

En algunos casos, puede ser posible abordar los problemas y volver a presentar la solicitud. Esto podría implicar modificar la solicitud, proporcionar evidencia o argumentos adicionales o negociar con la oficina examinadora.

Si no es posible superar el rechazo, puede ser posible apelar la decisión o impugnarla en los tribunales. Este proceso puede ser largo y costoso, por lo que es importante evaluar los posibles beneficios en comparación con los riesgos antes de proceder.

En última instancia, el mejor curso de acción dependerá de las circunstancias específicas del caso. Se recomienda trabajar con un abogado de marcas experimentado que pueda asesorarte sobre el mejor enfoque y ayudarte a navegar el proceso de apelación o impugnación legal, si es necesario.

7. Recibe el certificado de registro

Una vez que tu solicitud de marca sea aprobada, recibirás un certificado de registro de la oficina de marcas. El certificado confirma que tu marca ha sido registrada y obtendrás derechos exclusivos para usarla en el país o países donde obtuviste protección. Con este certificado, podrás hacer valer tus derechos de marca en caso de infracción o uso no autorizado.

Es importante tener en cuenta que el certificado de registro tendrá una fecha de vencimiento, y deberás renovarlo periódicamente para mantener tu registro de marca.
 

8. Mantén tu marca: Presta atención a los plazos y requisitos de renovación

Para mantener tu registro de marca, debes utilizar activamente tu marca en relación con tus productos o servicios y renovarla periódicamente. Los períodos y requisitos de renovación pueden variar según el país o región donde registraste tu marca. En algunos casos, es posible que debas presentar evidencia de uso continuo de tu marca, mientras que en otros solo necesitarás pagar una tarifa de renovación, generalmente cada 10 años, para mantener activo tu registro. Es esencial verificar las reglas de cada país o región donde hayas registrado tu marca, ya que los requisitos específicos pueden ser diferentes.

Estar al tanto de los plazos y procedimientos de renovación es crucial para evitar la cancelación de tu registro. Si se cancela tu registro, es posible que debas pasar por el proceso de registro nuevamente, lo cual puede ser costoso y llevar mucho tiempo.
 

Reflexiones finales

Registrar una marca es un paso crucial para proteger tu marca y tus derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, puede ser complejo y llevar mucho tiempo, especialmente al solicitar la protección internacional de marcas.

Se recomienda buscar ayuda de un abogado o agente de marcas con licencia y experiencia en registros internacionales de marcas. Nominus.com proporciona acceso a una red de abogados internacionales de marcas con experiencia que pueden ayudarte a navegar el proceso y brindar orientación experta en todo el proceso, desde realizar un estudio de marcas completo hasta presentar tu solicitud y mantener tu registro. Con la ayuda adecuada, puedes asegurarte de que tu marca esté protegida en los países que más importan para tu negocio.